Vad innebär egentligen uttrycket ond tro inom varumärkesrätten?

Vad innebär egentligen uttrycket ond tro inom varumärkesrätten?

Risken för förväxling hos konsumenter är ett grundläggande hinder för registrering och användning inom känneteckensrätten. Vad gäller domännamn sker en eventuell prövning först efter registrering och utgår då från en möjlig ond tro hos domännamnsinnehavaren.  Inom ”domännamnsrätten” innebär ”ond tro” generellt sett att domännamnsinnehavaren känt till varumärket ifråga vid registreringstillfället och registrerat domännamnet med varumärket i åtanke. Hur domännamnet sedan används är av mindre, om än viss, betydelse och risken för förväxling tolkas brett. 

Att framgångsrikt bevisa ond tro i en hävningstalan av ett varumärke kan däremot vara en riktig utmaning. Denna utmaning blir ännu tuffare om varumärkesansökan som påstås ha sökts i ond tro dessutom avser varor och tjänster som skiljer sig från den tidigare registreringen, något som generellt sett ansetts innebära att förväxlingsrisk inte föreligger. Fram till nyligen har praxis sagt att ond tro måste bedömas, inte bara utifrån om varumärkena rent visuellt är förväxlingsbara utan också utifrån likheten mellan varor och tjänster. Detta betyder att om en sådan likhet inte kan visas så ska en ond tros-talan att avslås. I ett beslut av EU-domstolen tidigare i höst (mål nr i mål nr C-104/18 P av den 12 september 2019) ändrades dock praxis och EU-domstolen klargjorde på ett mycket tydligt sätt hur ond tros-begreppet ska tolkas.

Bakgrund

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton) lämnade in en invändning mot Mr. Nadan Estebans ansökan för Stylo och Koton logo, se nedan. Ansökan omfattade klasserna 25, 35 och 39. Invändningen baserades på den tidigare registrerade varumärket KOTON som är skyddat i klasserna 25 och 35. EUIPO biföll invändningen avseende klasserna 25 och 35 men inte för tjänsterna i klass 39 med motiveringen att tjänsterna inte var förväxlingsbara med de tidigare varumärkenas skyddsomfång. Varumärket var sökt för följande tjänster i klass 39: Transport; Emballering/paketering och förvaring av gods; Anordnande av resor; Uthyrning av dykarklockor; Uthyrning av dykardräkter.

Koton var inte nöjd med detta beslut utan lämnade in en hävningstalan mot Stylo & Koton och åberopade ond tro som grund för hävningen i enlighet med Artikel 59(1)(b) EUTMR. Koton hävdade att sökanden hade agerat i ond tro eftersom man varit medveten om de tidigare registreringarna för KOTON bl a genom att man tidigare hade haft en affärsrelation.

Board of Appeal avslog hävningstalan och Koton lämnade in en överklagan till Tribunalen. Koton hävdade att Board of Appeals felaktigt hade tolkat bestämmelsen i Artikel 59(1l)(b) så att likhet mellan varor och tjänster var ett krav för att en hävningstalan baserad på ond tro skulle kunna vara framgångsrik. Detta stod i direkt motsats till tidigare rättsfall som uttalade att ond tro måste bedömas utifrån en helhetsbedömning av alla relevanta faktorer i det aktuella fallet och inte enbart om det föreligger förväxlingsrisk mellan de aktuella varumärkena. Tribunalen ändrade inte Överklagandenämndens beslut utan fastställde att det krävdes varu-tjänsteslagslikhet för att en ond tros talan överhuvud taget skulle kunna bifallas.

Koton gav sig inte utan överklagade till EU-domstolen och vidhöll där sin inställning att bestämmelsen hade feltolkats av samtliga tidigare instanser. 

Äntligen fick Koton upprättelse. EU-domstolen upphävde tidigare instansers beslut och fastställde att det inte finns något krav på förväxlingsrisk för att en ond tros-talan ska kunna bifallas. Domstolen menade att bestämmelsen tidigare hade feltolkats. Alla relevanta omständigheter ska tas med i bedömningen och Mr. Esteban hade från början ansökt om varumärkesskydd i den överlappande klasserna 25, 35 men också i klass 39. Det var fastlaget att han var i ond tro vad gäller klasserna 25 och 35 och det gäller då även med avseende på klass 39.

Slutsats

Invändningar och hävningstalan baserad på ond tro lägger en tung bevisbörda på varumärkesinnehavaren som måste visa att sökanden faktiskt var i ond tro vid ansökningstillfället. Vi har ett flertal gånger kämpat med att frambringa bevisning om ond tro och vet hur svårt det kan vara. Vi har hjälpt varumärkesinnehavare som investerar mycket resurser i att skydda och kommersialisera sina varumärken och det blir då extra tungt om bevisningen inte anses tillräcklig. Vi ser detta avgörande som ett ljus i tunneln. Det inger hopp om att det kommer bli lättare att komma åt de som försöker rida på den framgång som andra haft och investerat i. Det ska bli intressant att följa den fortsatta rättsutvecklingen.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Intellectual property management – too often nonintellectual

Creating, leveraging and protecting intellectual property is a key business activity of any modern company. To be able to do so effectively, it is paramount to develop and implement an organizational structure able to handle the different challenges of IP ideation, maintenance and use. It is also important to build and maintain a corporate culture […]

Patent och enforcement i Kina: ett strategiperspektiv

Det kinesiska rättssystemet för immateriella tillgångar uppfattas av många som otydligt, orättvist och som favoriserande gentemot inhemska företag. För någon som följt utvecklingen i Kina de senaste femton åren är det faktiskt svårt att hålla med. Företag frågar sig idag inte om, utan hur, man ska använda sig av patentsystemet i Kina för att skydda […]

Innovation at the tail of Covid-19

In the wake of a health crisis, the Covid-19 pandemic, we are facing a financial crisis which will have long term consequences. Financial crises, like this one, can be dangerous and chaotic. They can, however, also be catalysts of change, creating new competitive landscapes and reshaping old ones. Capitalizing on the opportunities while containing the […]